中科專利商標(biāo)代理公司學(xué)術(shù)研究會
劉曉峰 陳楨 宋合成 王新華 王文生
一．前言
“部分外觀設(shè)計專利”是指在日本、美國等國家的外觀設(shè)計專利制度中，對于申請外觀設(shè)計專利的產(chǎn)品可以要求只對其中的某一部分進(jìn)行保護(hù)，在對此類外觀設(shè)計專利進(jìn)行申請時，對于要求保護(hù)的產(chǎn)品部分用實線表示，而對產(chǎn)品的其余部分用虛線表示。
如果具有上述國外外觀設(shè)計專利申請的申請人依據(jù)《巴黎公約》的規(guī)定在我國對上述外觀設(shè)計專利進(jìn)行申請并要求了所述的國外外觀設(shè)計申請的優(yōu)先權(quán)時，在2004年以前國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局（以下稱：專利局）都給予享受上述部分外觀設(shè)計專利申請的優(yōu)先權(quán)，但2004年以后拒絕給予優(yōu)先權(quán)，這種做法在業(yè)界引起了強烈反響，筆者認(rèn)為根據(jù)《巴黎公約》和我國的《專利法》等的相關(guān)規(guī)定，應(yīng)給予此類外觀設(shè)計申請的優(yōu)先權(quán)，并愿意以一個具體的典型案例對此問題進(jìn)行討論。
二．案由
日本某申請人2004年8月4日向?qū)＠痔岢雒Q為“等離子焊炬用噴嘴”的外觀設(shè)計專利申請（在后申請），同時要求了日本在先外觀設(shè)計申請（在先申請）的優(yōu)先權(quán)。
針對在后申請，專利局發(fā)出了《視為未要求外國優(yōu)先權(quán)通知書》，理由是在先申請與在后申請不是同一主題，并且隨后發(fā)出《授予外觀設(shè)計專利權(quán)及辦理登記手續(xù)通知書》，在不給予該申請優(yōu)先權(quán)的情況下，授予了本外觀設(shè)計專利申請的專利權(quán)。
申請人不服專利局所做出的《視為未要求外國優(yōu)先權(quán)通知書》的行政決定，并向法院提起了行政訴訟。
三．事實和理由
在后申請的圖包括主視圖、俯視圖、左視圖、右視圖、省略內(nèi)部機(jī)構(gòu)的剖視圖和立體參考圖，在先申請的圖包括正面視圖、平面視圖、右視圖、左視圖、內(nèi)部構(gòu)造截面圖和立體參考圖，將在先申請與在后申請的各個視圖之間進(jìn)行比較，可得出如下結(jié)論。
1、兩者之間的相同點
1）題目相同：兩者的題目都是要求保護(hù)的“等離子焊炬用噴嘴”。
2）各個視圖的對應(yīng)形狀和結(jié)構(gòu)完全相同。
2、二者之間的區(qū)別
對于主視圖、俯視圖、左視圖和內(nèi)部結(jié)構(gòu)截面圖，在先申請中對于非設(shè)計要部的噴嘴的頭部用虛線進(jìn)行描繪，而在在后申請中，都是用實線進(jìn)行描繪。
針對在后申請與在先申請的上述差別，專利局以二者主題不一致為由作出了視為未要求外國優(yōu)先權(quán)的決定。專利局做出上述決定的具體的法律依據(jù)和事實如下：
專利局在答辯狀中認(rèn)為，“根據(jù)我國專利法第29條的規(guī)定，要求外國優(yōu)先權(quán)的外觀設(shè)計必須是相同主題的設(shè)計，而主題是否相同，對于外觀設(shè)計而言，應(yīng)該以提交的該外觀設(shè)計的圖片來進(jìn)行判斷。根據(jù)中國專利法第56條的規(guī)定，外觀設(shè)計專利權(quán)的保護(hù)范圍是以表示在圖片中的該外觀設(shè)計專利產(chǎn)品為準(zhǔn)，所以，相同主題的判斷顯然離不開請求保護(hù)的外觀設(shè)計是否同一的要求，這是不言而喻的。根據(jù)中國專利法實施細(xì)則第121條規(guī)定制定的《審查指南》在第一部分第三章第3.2.3節(jié)中的規(guī)定，則明確闡明了這一判斷標(biāo)準(zhǔn)?！秾彶橹改稀芬?guī)定，由它們的圖片或者照片可知兩者請求保護(hù)的是同一產(chǎn)品的同一項相同的外觀設(shè)計，可認(rèn)定設(shè)計主題相同，可以享有優(yōu)先權(quán)日。即根據(jù)我國專利法及《審查指南》的規(guī)定，在后申請必須與在先申請請求保護(hù)的是同一產(chǎn)品的同一項相同的外觀設(shè)計，才能享受優(yōu)先權(quán)，同時，具體到本案，專利局認(rèn)為在先申請中的虛線部分不屬于其外觀設(shè)計的內(nèi)容，實線部分才是其外觀設(shè)計的內(nèi)容，將在先申請文本副本中要求保護(hù)的設(shè)計與在后申請中要求保護(hù)的設(shè)計進(jìn)行比較，可清楚地看到，除右視圖中實線所表現(xiàn)的設(shè)計相同外，主視圖、俯視圖和左視圖中實線所表示的設(shè)計并不相同，不能認(rèn)為兩者是同一項相同的外觀設(shè)計，因此在后申請與在先申請的主題是不相同的，在后申請依法不能享有在先申請的優(yōu)先權(quán)。另外，申請人在在后申請中要求保護(hù)的是產(chǎn)品的整體外觀設(shè)計，而在日本要求保護(hù)的是該產(chǎn)品的部分外觀設(shè)計，兩者是不相同的；部分外觀設(shè)計在我國專利法律制度中是不給予保護(hù)的。在先申請是產(chǎn)品的部分外觀設(shè)計，在后中國申請是產(chǎn)品的整體外觀設(shè)計，根據(jù)中國專利法及《審查指南》的規(guī)定，在后申請不能享受在先申請的優(yōu)先權(quán)，這是兩種外觀設(shè)計專利制度之間的沖突?！?
筆者認(rèn)為，專利局的上述決定和理由值得商榷。
由于在先申請是在日本國提出的涉及部分外觀設(shè)計的申請，筆者認(rèn)為有必要對在日本對于部分外觀設(shè)計的相關(guān)規(guī)定先作簡要的說明。
按日本外觀設(shè)計法第2條第1款的規(guī)定，法律上所稱外觀設(shè)計，是指對產(chǎn)品（包括產(chǎn)品的一部分）的形狀、圖案或色彩以及它們的結(jié)合，并且通過視覺富有美感的設(shè)計；該法第3條又規(guī)定授予外觀設(shè)計專利的必要條件是上述法第2條第1款所規(guī)定的設(shè)計必須是工業(yè)上能夠利用的設(shè)計。涉及部分外觀設(shè)計，按上述法第2條第1款和第3條的規(guī)定，是指對產(chǎn)品的部分的形狀、圖案或色彩以及它們的結(jié)合，并且富有美感的工業(yè)上能夠利用的設(shè)計。
但是，無論是整體（相對部分）外觀設(shè)計還是部分外觀設(shè)計所涉及的必須是產(chǎn)品。并且按日本外觀設(shè)計法第7條的規(guī)定，申請部分外觀設(shè)計專利時，與申請整體外觀設(shè)計專利時相同，都是以產(chǎn)品進(jìn)行分類。而按日本外觀設(shè)計法實施細(xì)則所規(guī)定的格式第6款第11項，關(guān)于產(chǎn)品的部分想要得到部分外觀設(shè)計專利時，對于所涉及外觀設(shè)計的產(chǎn)品中，通過“想要得到專利的部分”用實線描繪，而“其他部分”用虛線描繪，限定想要得到外觀設(shè)計專利的部分。
例如，在照相機(jī)的外觀設(shè)計發(fā)明中，即使想要得到外觀設(shè)計專利的部分是照相機(jī)的“把手”部分，成為權(quán)利客體的外觀設(shè)計所涉及的產(chǎn)品是包含該“把手”部分的照相機(jī)，而不是“把手”或“照相機(jī)的把手”。
也就是說，對于部分外觀設(shè)計專利申請，作為申請的客體是包括由實線（要求保護(hù)部分）所描繪的部分和由虛線所描繪的部分所構(gòu)成的產(chǎn)品的形狀。即外觀設(shè)計申請的設(shè)計主題是所涉及產(chǎn)品的整體形狀，但是，要求保護(hù)的外觀設(shè)計只是由實線所描繪的部分。
下面筆者針對專利局的決定和理由進(jìn)行具體的分析。
首先，根據(jù)中國專利法第29條的規(guī)定，對于外觀設(shè)計專利，在后申請和被要求優(yōu)先權(quán)的在先申請，二者需要具有相同的主題，在后申請才能享有在先申請的優(yōu)先權(quán)，即專利法29條規(guī)定能否享有優(yōu)先權(quán)的標(biāo)準(zhǔn)是在后申請和在先申請公開的設(shè)計主題是否相同。而根據(jù)專利法第56條之規(guī)定，外觀設(shè)計專利權(quán)的保護(hù)范圍以表示在圖片或照片中的該外觀設(shè)計產(chǎn)品為準(zhǔn)，即，專利法第56條規(guī)定了外觀設(shè)計專利權(quán)的保護(hù)范圍。但是，筆者認(rèn)為，不能簡單地把判斷能夠享有優(yōu)先權(quán)的“公開的設(shè)計主題”與判斷外觀設(shè)計專利權(quán)的保護(hù)范圍（保護(hù)主題）等同，專利局的答辯意見混淆了專利法第29條和專利法第56條的規(guī)定，即混淆了公開的設(shè)計主題和保護(hù)主題（保護(hù)范圍），將在先申請和在后申請應(yīng)記載了相同的設(shè)計主題解釋為二者應(yīng)具有相同的保護(hù)范圍，由此認(rèn)為“相同的主題的判斷顯然離不開請求保護(hù)的外觀設(shè)計是否同一的要求”，結(jié)果將能否享有優(yōu)先權(quán)的設(shè)計主題的判斷等同于保護(hù)范圍的判斷。
另外，筆者認(rèn)為專利局在答辯意見中對《審查指南》第一部分第三章第3.2.3節(jié)規(guī)定的解釋容易使人產(chǎn)生誤解。在該節(jié)的規(guī)定中，對于判斷外觀設(shè)計是否享有優(yōu)先權(quán)的基本判斷原則是“要求優(yōu)先權(quán)的后一申請與在先申請具有相同的設(shè)計主題”。作為具體的其中一種情況，“當(dāng)在后申請文件與在先申請文件的圖片或照片不完全一致，但由它們的圖片或照片可知，兩者請求保護(hù)的是同一產(chǎn)品的同一項相同的外觀設(shè)計，此時可認(rèn)定在后申請與在先申請的設(shè)計主題相同…只要在后申請文件中的主視圖、后視圖和左視圖與在先申請文件相同，而其右視圖和俯視圖已清楚地記載在在先申請文件的立體圖中，則可以認(rèn)定兩者設(shè)計主題相同”。這里《審查指南》明確指出，當(dāng)在先申請文件的立體圖中可清楚地記載有關(guān)視圖時，可以認(rèn)定兩者設(shè)計主題相同。而專利局卻將其作為判斷基本原則的“設(shè)計主題”是否同一解釋為“保護(hù)主題”是否同一，并且正是基于將判斷優(yōu)先權(quán)的是否具有相同的設(shè)計主題的原則轉(zhuǎn)化為判斷是否具有相同的保護(hù)主題，從而得出了本外觀設(shè)計不享有優(yōu)先權(quán)的結(jié)論。
另外，在答辯狀中，專利局還對所作出的視為未要求優(yōu)先權(quán)的決定不符合《巴黎公約》認(rèn)為是兩種外觀設(shè)計專利制度的沖突，并認(rèn)為“巴黎公約的要求只有轉(zhuǎn)為國內(nèi)法時，才能適用”。但根據(jù)1995年中國外交部、最高人民法院、最高人民檢察院、安全部、司法部聯(lián)合公布的《關(guān)于處理涉外案件若干問題的規(guī)定》，明確規(guī)定“涉外案件應(yīng)依照我國法律規(guī)定辦理，以維護(hù)我國主權(quán)，同時也應(yīng)恪守我國參加和簽訂的多邊或雙邊條約的規(guī)定。當(dāng)國內(nèi)法以及某些內(nèi)部規(guī)定同我國所承擔(dān)的條約義務(wù)發(fā)生沖突時，應(yīng)適用國際條約的有關(guān)規(guī)定（我國聲明保留的條款。根據(jù)國際法的一般原則，我國不應(yīng)以國內(nèi)法規(guī)定為由而拒絕履行所承擔(dān)的國際條約規(guī)定的義務(wù)”。因此，對于認(rèn)為“巴黎公約的要求只有轉(zhuǎn)為國內(nèi)法時，才能適用”的觀點筆者認(rèn)為不妥。
下面就本案是否應(yīng)享有優(yōu)先權(quán)進(jìn)行具體分析。
由于《審查指南》要求提交的視圖應(yīng)當(dāng)符合采用機(jī)械制圖方式，因此申請人在提交在后申請時將虛線改為實線，對優(yōu)先權(quán)文本做了符合規(guī)范的修改。這種修改并沒有改變原來的設(shè)計主題。
對于外觀設(shè)計專利而言，是否應(yīng)享有優(yōu)先權(quán)，應(yīng)從兩個方面進(jìn)行分析。一是外觀設(shè)計的定義，二是關(guān)于外觀設(shè)計優(yōu)先權(quán)的具體規(guī)定，依據(jù)中國專利法實施細(xì)則第2條第3款的規(guī)定，專利法所稱外觀設(shè)計，是指對產(chǎn)品的形狀、圖案或者其結(jié)合以及色彩與形狀、圖案的結(jié)合所作出的富有美感并適于工業(yè)應(yīng)用的新設(shè)計?？蓸?gòu)成外觀設(shè)計的組合有：產(chǎn)品的形狀；產(chǎn)品的圖案；…圖案和色彩。涉及本案的外觀設(shè)計的產(chǎn)品是等離子焊炬用噴嘴。該外觀設(shè)計不包括圖案和色彩，因此只涉及產(chǎn)品的形狀的外觀設(shè)計?！秾彶橹改稀返谝徊糠值?章4.4.1節(jié)中規(guī)定：“形狀，是指產(chǎn)品造型的設(shè)計，也就是指產(chǎn)品外部的點、線、面的移動、變化、組合而呈現(xiàn)的外表輪廓，即對產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、外形等同時進(jìn)行設(shè)計、制造的結(jié)果”。
同時，根據(jù)《審查指南》第3.2.3節(jié)的規(guī)定，對于外觀設(shè)計專利申請，對在先申請文件副本的審查，還應(yīng)當(dāng)核對要求優(yōu)先權(quán)的后一申請與在先申請是否具有相同的設(shè)計主題，而就筆者理解，這里的設(shè)計主題應(yīng)包含兩個方面的內(nèi)容，一是外觀設(shè)計申請的題目，二是外觀設(shè)計申請文件所公開的內(nèi)容。
首先，在后申請與在先申請都具有相同的主題名稱，即都涉及所述整個產(chǎn)品的名稱“等離子焊炬用噴嘴”。
另外，就該整個產(chǎn)品的各個視圖而言，在后申請與在先申請的右視圖和立體圖完全相同，對于主視圖、俯視圖、左視圖、內(nèi)部剖視圖，在后申請中都用實線對該產(chǎn)品的形狀進(jìn)行描述，而在在先申請中也都整體的描繪了其具體的形狀，其唯一差別在于在在先申請中對于不要求保護(hù)的部分用虛線進(jìn)行了描繪，但從所公開的產(chǎn)品的形狀而言，二者完全相同，都是對于所述產(chǎn)品的整體輪廓的描繪，因此，就所公開的設(shè)計主題而言，根據(jù)上述的《審查指南》第一部分第3章4.4.1節(jié)中規(guī)定：“形狀，是指產(chǎn)品造型的設(shè)計，也就是指產(chǎn)品外部的點、線、面的移動、變化、組合而呈現(xiàn)的外表輪廓，即對產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、外形等同時進(jìn)行設(shè)計、制造的結(jié)果”，為此在后申請與在先申請中都是公開了整個的“等離子焊炬用噴嘴”產(chǎn)品的設(shè)計形狀和結(jié)構(gòu)。
另外，退一步講，即使將在先申請的視圖中的虛線解釋為虛擬的，無法準(zhǔn)確判斷其實際的形狀，但由其中的立體參考圖，也可準(zhǔn)確的推斷出本外觀設(shè)計的至少立體圖和正視圖，而根據(jù)《審查指南》中的第1-59中的第2.2節(jié)對外觀設(shè)計圖片的要求,“就立體外觀設(shè)計產(chǎn)品而言,產(chǎn)品設(shè)計要點涉及六個面的, 應(yīng)當(dāng)提交六面正投影視圖; 產(chǎn)品設(shè)計要點僅涉及一個或幾個面的,可以僅提交所涉及面的正投影視圖和立體圖”, 對于本外觀設(shè)計產(chǎn)品“等離子焊炬用噴嘴”而言, 其設(shè)計要點是噴嘴的頭部,同時在本外觀設(shè)計申請的簡要說明中也明確指出“本外觀設(shè)計產(chǎn)品，后視圖與主視圖相同，因此僅由其在先申請的立體參考圖就可確定的推斷出該設(shè)計要部的左右視圖、立體圖和正視圖, 因此本外觀設(shè)計也應(yīng)享有在先外觀設(shè)計的優(yōu)先權(quán)。
四．本案的意義與影響
最后，筆者還希望就本案的影響和意義進(jìn)行說明。如果本案最終無法享有優(yōu)先權(quán)，則對與此類似的其他外觀設(shè)計專利可能會造成如下兩種后果。其一：當(dāng)在先的國外申請在優(yōu)先權(quán)期限內(nèi)已經(jīng)公開，而此時申請人才在中國就同一主題申請外觀設(shè)計專利，則由于其無法享有優(yōu) 先權(quán)，則其在中國的外觀設(shè)計專利申請就無法獲得外觀設(shè)計專利權(quán)。其二：要求部分外觀設(shè)計的國外申請被公開之后，任 何人都可以將所公開的外觀設(shè)計圖形中虛線表示的產(chǎn)品修改為實線表示的產(chǎn)品而在中國提出申請。該申請被授予外觀設(shè)計專利權(quán)后，雖然在先申請作為公開出版物公開了在后申請的主題，但是由于保護(hù)的主題不同，所以不能以前者作為公開出版物無效在后申請的外觀設(shè)計專利權(quán)，而這種權(quán)利的行使由可能在業(yè)界產(chǎn)生混亂。
